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L’attuazione della Direttiva Enforcement in Italia e il diritto d’autore (Simona Lavagnini)

Con il decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 140 è stata attuata in Italia la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[1]. La direttiva è stata originariamente pensata in sede comunitaria per obbligare gli Stati di nuovo ingresso (essenzialmente, quelli dell’Est europeo) a dotarsi di misure adeguate di protezione della proprietà intellettuale, poiché con riguardo agli Stati di più risalente partecipazione alla Comunità Europea si riteneva che l’impianto generale di tutela potesse essere considerato adeguato.
Per questa ragione una prima reazione all’emanazione della Direttiva da parte di alcuni studiosi anche italiani è stata quella di sostenerne la pressoché totale indifferenza (o inutilità) in un contesto come quello nazionale in cui le norme processuali e sostanziali sono già da tempo idonee a garantire (per lo meno sulla carta) un buon livello di protezione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. In realtà l’implementazione della direttiva è stata l’occasione per introdurre alcune importanti novità, soprattutto per quanto concerne il diritto d’autore (dal momento che il settore della cd. proprietà industriale era già stato ampiamente modernizzato con l’emanazione del codice della proprietà industriale, infra cpi, tramite il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30).
Vediamone le più importanti.[2] Fra queste vi è senza dubbio la previsione del cd. “cautelare stabile”, che era già stato introdotto nel diritto industriale dal cpi. Per la verità l’introduzione di tale istituto nell’ordinamento italiano non è in alcun modo dovuta alla direttiva enforcement, ed anzi da parte di alcuni si è dubitato che il “cautelare stabile” possa essere del tutto in linea con le previsioni del trattato TRIPs e della stessa direttiva enforcement, che prevederebbero l’onere per l’attore di introdurre il giudizio di merito dopo aver esperito l’azione cautelare. Si è tuttavia sostenuto che tale incompatibilità non sussista, perché nella misura in cui le disposizioni della direttiva regolano aspetti di dettaglio esse non possono essere considerate vincolanti per gli Stati membri[3].
Dunque, il comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo 40/2006, introducendo il nuovo art. 162–bis l.a., prevede che alcuni tipi di provvedimenti cautelari non perdano la loro efficacia anche nel caso in cui il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio stabilito dal giudice nel provvedimento cautelare, ovvero – in mancanza di tale previsione – nel termine previsto per legge di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo. I provvedimenti cd. stabili sono quelli di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, nonché gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In questi casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito, senza che sia previsto un termine ad quem. Tipicamente lo farà l’attore interessato ad ottenere le pronunce che il giudice può emettere solo al termine di un giudizio di merito, ovvero il convenuto desideroso di ribaltare il contenuto del provvedimento cautelare.
Sempre nell’ambito processuale del diritto d’autore. va anche segnalato che il decreto legislativo 140/2006 ha espressamente introdotto il cd. diritto all’informazione (già previsto per il diritto industriale dall’art. 121.2 cpi). Si tratta di una misura istruttoria da esperire in corso di causa, in base alla quale l’attore può ottenere che il giudice ordini alla controparte l’esibizione oppure il conferimento di informazioni che confermino il fumus boni iuris della pretesa attorea.
Tale ordine può tuttavia essere emesso dal giudice solo al condizione di due requisiti costitutivi, e precisamente i) che l’attore abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle sue domande, e ii) che l’attore abbia individuato i documenti, gli elementi o le informazioni in questione. L’attore può anche ottenere che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti d’autore o connessi. In questo caso vi è da chiedersi quando si possa ritenere che un determinato terzo sia “implicato” nella produzione e distribuzione dei prodotti e/o servizi in contraffazione (in alter parole, se basti all’uopo la chiamata in correo ovvero sia necessario accertare la partecipazione del terzo all’illecito[4]).
Ancora, si è previsto che in caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice possa disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Qui non pare necessario che l’attore specifichi gli elementi di prova che si trovano nella disponibilità del convenuto, e dovrebbe quindi essere sufficiente che egli fornisca gli elementi di prova della contraffazione, e specificamente del fatto che essa si svolga su scala commerciale[5].
A questo proposito va fin d’ora notato che, come la direttiva, anche il decreto legislativo distingue le misure applicabili alla contraffazione a seconda della gravità della condotta, riservando le più incisive alle violazioni realizzate su scala commerciale. In questo senso vanno intesi – ai sensi del considerando 14 della direttiva – gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l’esclusione solo degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede. Si vede dunque che la nozione di scala commerciale è definite dalla direttiva in modo molto ampio, tale da ricomprendere anche quelle condotte che non siano finalizzate all’ottenimento di un lucro (quindi di un accrescimento patrimoniale) ma ad un semplice profitto (un risparmio di spesa)[6].
La violazione dell’ordine del giudice è tuttavia sanzionata in modo relativamente debole, poiché dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini il giudice può solo desumere argomenti di prova. Ovviamente le norme in esame avrebbero avuto una ben diversa efficacia se l’inosservanza delle decisioni del giudice producesse (come peraltro avviene in altri ordinamenti) la comminazione di sanzioni di tipo pecuniario.
Il problema ora segnalato pare tuttavia in una certa misura ridimensionato dalla introduzione da parte dell’art. 4 del decreto legislativo di un nuovo art. 156–ter l.a., che in buona parte si sovrappone al disposto dell’art. 156–bis l.a. Le due norme si differenziano perché l’art. 156–ter l.a. si applica solo alle ipotesi di violazione commessa su scala commerciale; mentre, in assenza di tale requisito, è applicabile solo la prima parte dell’art. 156–bis l.a.
Secondo l’art. 156–ter l.a. l’autorità giudiziaria ha il potere di ordinare, sia nei giudizi cautelari che di merito, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto d’autore, da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale, ovvero sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale, oppure sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto, nonché, infine, sia stata indicata dai soggetti di cui sopra come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. Si badi che le informazioni oggetto di questa norma possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
È importante segnalare che questa disposizione riguarda anche i procedimenti cautelari; che essa ha una notevole estensione (riguardando in generale, le informazioni su quanto avvenuto a monte e a valle dell’illecito attribuito al convenuto); che le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio; che l’attore deve fornire l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata; che il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede le informazioni indicate dalla parte, ma può anche rivolgere agli interrogandi, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.
Infine, bisogna ricordare che il decreto legislativo ha previsto all’art. 13 l’introduzione di una sanzione penale assai severa per il caso della violazione dell’art. 156–ter l.a. Ed infatti l’attuale art. 171–octies l.a dispone che “chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 156–ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della metà”[7].
Un altra interessante innovazione concerne la previsione del diritto della parte lesa di ottenere il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni. La novità attiene alla circostanza che questo tipo di sequestro si differenzia dal sequestro conservativo previsto dall’art. 671 c.p.c., in quanto può essere disposto a garanzia di un credito non ancora accertato nella sua esistenza e nella sua misura[8].
Infine, in materia di risarcimento del danno l’art. 5, sostituendo l’art. 158 l.a., ha previsto che “chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile”.
Non è del tutto chiaro se questa norma abbia o meno una portata innovatrice. Rispetto alle istanze avanzate dai titolari dei diritti deve essere rilevato che tale effetto non pare essere stato raggiunto, né con la direttiva (che nella versione finale ha omesso di introdurre I cd. “punitive damages”), né con la nuova normativa nazionale, che pare limitarsi a riprodurre le regole già elaborate ed ampiamente applicate dalla giurisprudenza maggioritaria. Forse l’aspetto più interessante concerne l’enfasi attribuita ai danni non patrimoniali che sono liquidabili dal giudice civile nell’ipotesi in cui la condotta illecita oggetto del suo accertamento costituisca anche reato. Il riconoscimento di questo tipo di danni può essere utilizzato nel nostro ordinamento per ottenere in via equitativa qualcosa di simile ai “punitive damages”, o comunque per cercare di migliorare l’effetto deterrente della misura di risarcimento del danno.

Note:
1 Il decreto legislativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006.
2 Si tralascia quindi in questa sede di esaminare alcune norme introdotte dal decreto legislativo 140/2006, come ad esempio l’art. 1, che ha introdotto l’art. 99-bis l.a., relativo alla titolarità dei diritti connessi, secondo cui “è reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d’uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico”. Questa norma è infatti specificativa di un principio già largamente invalso anche nel settore dei diritti connessi, come applicazione analogica della previsione contenuta nell’art. 8 l.a. in material di diritti d’autore. Lo stesso dicasi dell’art. 2, secondo cui l’art.156 l.a. è stato modificato come segue: “chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.” Questa norma infatti, per quanto aspramente criticata dale associazioni degli ISP, non mi sembra rappresentare una novità, in quanto il decreto legislativo 70/2003 sull’implementazione della direttiva ecommerce già stabiliva la legittimazione passiva dei medesimi, al ricorrere di determinate condizioni. Identiche considerazioni valgono per l’art. 10 decreto legislativo 140/2006, secondo cui l’attuale art. 163 l.a. prevede che “il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari”.
3 In questo senso v. AUTERI, La direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la sua attuazione in Italia, in Quaderni AIDA n. 14, Studi in onore di Gerhard Schricker, Giuffrè, 2005, 15.
4 V. AUTERI, ivi, 16.
5 V ancora AUTERI, ibidem.
6 Per comprendere la distinzione si faccia riferimento alle diverse ipotesi di violazione nell’ambito del diritto d’autore sul software. Qui si distingue ormai pacificamente fra le condotte (entrambe illecite) di coloro che riproducono il software per offrirlo in vendita, e quindi ritrarne un lucro, e coloro che invece si limitano a riprodurre il software per farne uso all’interno della propria azienda, per realizzare un risparmio di spesa.
7 L’art. 372 c.p. disciplina il reato di falsa testimonianza, stabilendo che chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria, affermi il falso o neghi il vero, ovvero taccia, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
8 AUTERI, ivi, 17.

About Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.