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La tutela delle banche dati nell’esperienza comunitaria: criticita’ sull’applicazione effettiva della direttiva 96/9/CE (Silvana Morella)

LA TUTELA DELLE BANCHE DATI NELL’ESPERIENZA COMUNITARIA: CRITICITÀ SULL’APPLICAZIONE EFFETTIVA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE.

 di Silvana Morella

Sommario: 1. Premessa. — 2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia. — 2.1 Le decisioni della Corte sull’applicazione del diritto sui generis. — 2.2 L’oggetto e l’estensione del diritto sui generis a favore del costitutore di banche dati compilative nell’interpretazione della Corte di Giustizia. — 3. La giurisprudenza dei tribunali italiani sulla tutela delle banche dati. — 4. Un bilancio ad oltre un decennio dall’adozione della disciplina comunitaria sulle banche dati. — 4.1 Il Rapporto della Commissione Europea del 12 dicembre 2005. — 4.2 Il diritto sui generis e la concorrenza. — 5. Conclusioni.

1. Premessa.

Le banche dati, in quanto strumento di raccolta e di diffusione di informazioni che possono riguardare persone fisiche o imprese, possono pregiudicare interessi che richiedono e meritano protezione. Per tale motivo si è ritenuto che le banche dati dovessero essere protette con un diritto di privativa che riservasse al titolare il potere di sfruttarle riproducendole e comunicandole al pubblico anche in via telematica. E si è cercata tale protezione nel diritto d’autore. Quest’ultimo diritto è certamente applicabile alle banche dati che presentano il carattere creativo richiesto per le opere di compilazione e per le opere collettive, ma il diritto d’autore così come concepito tradizionalmente non era adatto a proteggere quello che è l’apporto specifico di una banca dati, vale a dire il contenuto di informazioni.

Da qui gli sforzi di una parte della dottrina e della giurisprudenza, soprattutto negli Stati Uniti d’America, di rivedere i principi che informano il diritto d’autore per renderlo adatto a proteggere le banche dati anche in relazione al loro contenuto informativo. Tuttavia, si è visto come questa tendenza sia stata fermata negli Stati Uniti dalla Corte Suprema con la fondamentale sentenza del 21 marzo 1991 nel caso Feist1.

L’Unione europea, muovendo dalla convinzione che le banche dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo del mercato dell’informazione, ha ritenuto di dover intervenire per assicurare alle banche dati una protezione adeguata ed uniforme in tutto il territorio comunitario emanando la direttiva 96/9/CE2.

Come noto, la Direttiva persegue tale obiettivo prevedendo due forme di protezione: quella del diritto d’autore, che è riservata alle banche dati che «per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore» (art. 3.1 dir.) ed ha ad oggetto la forma espressiva e la struttura delle banche dati, ma non si estende al loro contenuto; e una tutela sui generis che viene accordata alle banche dati la cui costituzione abbia richiesto un investimento rilevante per il conseguimento, la verifica e la presentazione delle informazioni e che consiste nel diritto di vietare non solo il reimpiego3 ovvero la copia realizzata allo scopo di offrire banche dati in concorrenza con quella protetta, ma anche l’estrazione, e cioè il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o forma.

Delle due forme di protezione la prima non ha carattere innovativo rispetto ai principi e alla prassi applicativa già seguiti in precedenza dai Paesi dell’Europa continentale. La Direttiva si propone di riaffermare la proteggibilità delle banche dati tramite diritto d’autore e di armonizzare le legislazioni nazionali con riguardo ai requisiti e al contenuto della protezione. In tal modo la Direttiva pone fine ai tentativi di “utilizzare” il diritto d’autore per proteggere il contenuto informativo delle banche dati. Al contrario carattere fortemente innovativo ha la seconda forma di protezione, il c.d. diritto sui generis, perché esso si propone di proteggere gli investimenti necessari per la realizzazione delle banche dati attribuendo al costitutore un diritto di esclusiva che ha ad oggetto il contenuto informativo della banca dati medesima.

Quanto sopra conferma che è sempre più sentita la necessità di attribuire alle banche dati la protezione normalmente offerta dagli strumenti della proprietà intellettuale.

Attraverso la concessione di una tutela monopolistica si cerca quindi di premiare e incentivare gli sforzi finanziari e umani di chi “costruisce” una banca dati. In particolare si è avvertita l’esigenza di tutelare da un punto di vista giuridico coloro che investono ingenti risorse per la creazione delle raccolte di dati4.

Obiettivo di questo intervento non è quello di delineare i caratteri fondanti della disciplina comunitaria – di cui si è già ampiamente discusso in questi anni – ma di mettere in risalto l’«effettività» della Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati, delineandone luci ed ombre derivanti dall’applicazione della stessa a livello nazionale.

La Direttiva, infatti, ha favorito da un lato l’armonizzazione dei regimi nazionali, ma dall’altro ha altresì ingenerato una situazione di incertezza giuridica in relazione ai requisiti di accesso alla tutela ed all’ambito della protezione. Inoltre, il diritto sui generis assume carattere innovativo sia rispetto al diritto d’autore che rispetto alla repressione della concorrenza sleale. La scelta del legislatore comunitario di proteggere le banche dati, non attraverso le norme repressive della concorrenza sleale, ma con uno speciale diritto di privativa che conferisce il potere di vietare anche l’estrazione delle informazioni, ha suscitato accese critiche.

Lo stesso legislatore comunitario ha espresso nella Direttiva la preoccupazione che il diritto sui generis possa essere esercitato in modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante, facendo salva l’applicazione della normativa antitrust comunitaria e nazionale, ma prevedendo anche all’art. 16 che la Commissione esamini in relazioni periodiche «se l’applicazione del diritto sui generis […] ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l’istituzione di un regime di licenze non volontarie».

In un contesto così delineato quindi ci si pone l’intento di offrire spunti di riflessione in merito a nuovi sviluppi della tutela, auspicando che in futuro il regime giuridico delle banche dati possa godere di efficace protezione in gran parte del mondo.

2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Con la Direttiva il legislatore comunitario ha inteso tracciare soltanto le linee direttrici della disciplina giuridica alle quali si sarebbero dovute ispirare le tutele nazionali, affidando ai rispettivi legislatori la definizione dei singoli profili della normativa di recepimento. Ma ad essere contestata è stata proprio l’eccessiva genericità di tali linee guida che sono apparse inidonee a costituire i pilastri portanti di una futura armonizzazione della tutela giuridica.

Nello specifico, a destare perplessità sono stati: il concetto stesso di banca dati, le condizioni di applicabilità della disciplina ed infine l’ambito della protezione offerta al costitutore (che ruota attorno alla nozione di parte sostanziale).

Per colmare queste lacune, che si sono inevitabilmente riverberate sulle normative interne di recepimento, è intervenuta la Corte di Giustizia5.

Rispetto alla nozione di banca dati, le cui caratteristiche essenziali non sono apparse sufficientemente specificate dal legislatore, la Corte ha precisato che: in quanto incentrata sulla funzione svolta dalla raccolta, essa ricorre in presenza di elementi “indipendenti” (cioè con autonomo valore informativo) disposti – per la medesima ragione – in maniera sistematica o metodica ed individualmente accessibili6. Adottando, dunque, un’interpretazione estensiva, una raccolta configura una banca dati, allorché comprenda opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri «senza che venga per questo intaccato il valore del loro contenuto, e che comporti un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi»7.

Per quanto concerne i presupposti di applicabilità della disciplina sui generis, invece, non è apparso chiaramente delineato se ed in che limiti l’effettuazione di investimenti rilevanti costituisca la condicio iuris per accedere ai benefici della tutela.

Al riguardo, il giudice comunitario ha chiarito che: la nozione di investimento rilevante, quale presupposto indefettibile per poter beneficiare della tutela, risulta integrata allorché siano impiegate risorse che superino una soglia de minimis sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo8.

L’oggetto dell’investimento rilevante si identifica quindi con il conseguimento9, la verifica10 ovvero la presentazione11 della banca dati.

Da ultimo, la Corte di Giustizia ha approfondito l’ambito della tutela concessa al costitutore che, come noto, si estende alle azioni di “estrazione e di reimpiego” di una banca di dati ovvero di una parte sostanziale12. Le azioni riservate al costitutore di una banca dati «si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione dal pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte sostanziale di essa»13.

La nozione di parte sostanziale, dal punto di vista quantitativo, attiene al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati messi in relazione al volume del contenuto totale della banca dati, mentre, sotto il profilo qualitativo, si riferisce alla rilevanza dell’investimento relativamente al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto della banca dati tutelata, indipendentemente dal fatto che rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto.

La Corte di Giustizia, attraverso i predetti interventi, dunque, non si è limitata a fornire un’interpretazione restrittiva dei contorni della disciplina sui generis, ma ha altresì promosso una maggiore armonizzazione delle normative nazionali, chiarendo gli ambiti e i limiti di applicabilità14.

Ciò nonostante, ad oltre un decennio dall’applicazione della Direttiva sulla tutela della banca dati, ancora molte restano le questioni dubbie.

2.1 Le decisioni della Corte sull’applicazione del diritto sui generis

La nozione di investimento rilevante, da cui dipende la tutela sui generis del costitutore di una banca dati contro atti non autorizzati di riproduzione e di diffusione tra il pubblico, comprende solo i lavori di ricerca, raccolta, verifica e presentazione di elementi esistenti e non invece i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi della banca dati15.

Al fine di una migliore comprensione di quanto esposto nel paragrafo precedente, di seguito si esaminano alcune delle più rilevanti decisioni della Corte di Giustizia in materia.

Si tratta delle seguenti sentenze: Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab16; Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB17; Fixtures Marketing Ltd c. OPAP18; British Horseracing e a. c. William Hill Organization Ltd19. Non deve stupire che sentenze riguardanti una materia così particolare (banche dati utilizzate nel settore delle scommesse sportive, calcistiche ed ippiche) abbiano fornito alla Corte l’occasione per pronunciarsi su questioni di portata più ampia, e cioè archivi e banche dati in generale.

La Fixtures Marketing20 e la British Horseracing Board (di seguito denominata “BHB”)21 hanno lamentato che altre imprese22 avrebbero leso i diritti relativi a queste banche dati. Nello specifico, esse ritenevano che sussistesse una violazione del loro diritto sui generis ai sensi della Direttiva da parte delle imprese che utilizzavano i loro dati per l’offerta di scommesse su partite di calcio o corse di cavalli.

Il Vantaan Käräjäoikeus finlandese, la Court of Appeal inglese, lo Högsta Domstolen svedese e il Monomeles Protodikeio Athinon greco, dinanzi ai quali pendevano le citate controversie, hanno sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali sull’oggetto e sull’efficacia del diritto sui generis ai sensi della Direttiva. Secondo la Fixtures Marketing e la BHB, infatti, le imprese che utilizzano i loro dati per proporre scommesse sui campionati di calcio o sulle corse di cavalli violano i diritti a esse conferiti dalla Direttiva.

La prima questione posta alla Corte è stata quella, sollevata dal giudice di rinvio greco, riguardante la nozione di banca dati. Sul punto, vista l’ampiezza della definizione data dal legislatore comunitario, non avrebbero dovuto residuare margini di dubbio. La Corte esordisce appunto confermando che da diversi elementi testuali della Direttiva risulta la volontà del legislatore di conferire alla nozione di banca dati una portata ampia, “libera da considerazioni di ordine formale, tecnico o materiale”23. La nozione accolta dal legislatore comunitario sarebbe quindi esclusivamente di ordine “funzionale”. Tale nozione viene poi specificata attraverso i requisiti dell’indipendenza degli elementi raccolti, della loro disposizione in maniera sistematica o metodica e dell’accessibilità individuale24. Nessun dubbio, quindi, che un calendario di incontri sportivi sia una banca dati.

La Corte fa presente innanzitutto che la Direttiva riserva la tutela sui generis alle banche dati per le quali il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. La Direttiva vieta l’estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati e, a talune condizioni, anche di parti non sostanziali.

Passando alla fattispecie costitutiva del diritto sui generis – cioè la delimitazione della nozione di investimento rilevante – la Corte affronta la nozione di investimento di cui all’art. 7 della Direttiva, e lo fa alla luce di un’interpretazione teleologica (suffragata peraltro dai Consideranda n. 9, 12, 19 e 39) del diritto in questione, il cui fine è individuato nella protezione degli investimenti «che contribuiscono allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività»25. Da ciò consegue, secondo la Corte, che può considerarsi come fattispecie costitutiva del diritto soltanto l’investimento che: i) è direttamente destinato alla costituzione della banca dati “in quanto tale”, cioè è destinato al reperimento e alla raccolta di dati o materiali già esistenti (conseguimento); ii) ovvero che è destinato ad assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella banca dati dal momento della costituzione della stessa in poi (verifica); iii) ovvero, ancora, è destinato a conferire alla banca dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia è destinato alla disposizione sistematica o metodica degli elementi nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (presentazione)26.

La nozione di investimento risulta quindi circoscritta all’investimento nella banca dati, con esclusione di ogni rilevanza per investimenti nei dati o nella produzione dei materiali.

La Corte ha voluto precisare quindi che la nozione di “investimento” collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati si riferisce ai mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati.

Anche se un calendario di campionato di calcio può essere considerato come una banca di dati ai sensi della Direttiva, la ricerca e la raccolta dei dati contenuti in questo calendario non richiedono tuttavia uno sforzo particolare da parte delle leghe professionistiche. Ne deriva che né il conseguimento né la verifica e la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante meritevole della tutela istituita dalla Direttiva.

Nella causa BHB c. William Hill non era contestato il fatto che la banca di dati della BHB, nella quale figurano gli elenchi dei cavalli ammessi ad una corsa, costituisse una banca di dati tutelata dalla Direttiva. Si trattava piuttosto di risolvere la questione se il comportamento della Willliam Hill fosse vietato dal diritto sui generis.

La Corte rileva che le operazioni di estrazione (il trasferimento del contenuto di una banca di dati su un altro supporto) e le operazioni di reimpiego (la messa a disposizione del pubblico), che riguardano la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati tutelata, richiedono l’autorizzazione del costitutore della banca di dati, anche se quest’ultimo ha reso la sua banca di dati accessibile in tutto o in parte al pubblico o ha autorizzato uno o più terzi determinati a diffondere quest’ultima tra il pubblico.

Nel caso di specie, l’attività consistente nell’iscrizione dei cavalli alle competizioni, che certo comporta un investimento, non è attività che inerisce al conseguimento o alla verifica del contenuto della banca dati, ma piuttosto attività che dà luogo alla stessa creazione delle informazioni e quindi ininfluente sulla tutelabilità della banca dati che da quelle informazioni sarà formata.

Paradossalmente, la “protezione degli investimenti” finisce per giocare un ruolo di delimitazione, anziché di estensione, della tutela. Gli investimenti da proteggere sono soltanto quelli profusi, autonomamente e direttamente, per la banca dati; non quelli effettuati per un’attività diversa.

Nonostante la Corte prediliga una interpretazione restrittiva della fattispecie costitutiva del diritto, la stessa non fa altrettanto quanto all’estensione della tutela che questo conferisce.

Anche in questo caso, la Corte afferma, in primo luogo, che il diritto sui generis è effettivamente un diritto erga omnes, una privativa afferente all’ambito concettuale della proprietà intellettuale, e non, come invece sostenuto da parte della dottrina, un istituto invalicabile in sede di applicazione delle norme repressive della concorrenza sleale; ulteriormente, è irrilevante che la banca dati fosse stata precedentemente messa a disposizione del pubblico dal suo costitutore. In secondo luogo, la Corte conferma, seppure indirettamente, che il diritto sui generis è effettivamente un diritto avente ad oggetto il contenuto informativo della banca dati, è cioè un diritto sui dati o materiali. I giudici a quo chiedevano, infatti, se la privativa sui generis comprenda i casi di uso di informazioni che, benché originariamente contenute in una certa banca dati, sono state però concretamente attinte da fonti diverse da quest’ultima; in altri termini, se le nozioni di estrazione e di reimpiego presuppongano o no un accesso diretto alla banca dati (o archivio) ed un effettivo prelevamento delle informazioni o dei materiali da quest’ultima (come i due termini estrazione e reimpiego, nella loro letteralità, farebbero effettivamente presumere)27.

La Corte conferma infine che il diritto sui generis non conferisce la facoltà di vietare la mera consultazione della banca dati. Le ultime questioni risolte dalla Corte riguardano un altro elemento cruciale, anche ai fini dell’approccio quantitativo alla dicotomia forma/contenuto, sopra proposto. Si tratta infatti della nozione di parte sostanziale del contenuto di una banca dati nel contesto dell’art. 7 della Direttiva. Anche in questo caso, l’interpretazione teleologica gioca un ruolo determinante. La Corte ritiene che, essendo il fine della tutela sui generis quello di proteggere l’investimento nella costituzione della banca dati, la parte sostanziale di cui il titolare del diritto può vietare l’estrazione o il reimpiego sia da individuarsi con riferimento all’investimento collegato alla costituzione della banca dati medesima e al pregiudizio arrecato a tale investimento dall’operazione di estrazione e/o di reimpiego della parte in questione28.

La Corte ha poi chiarito che anche il valore intrinseco degli elementi oggetto dell’operazione di estrazione o di reimpiego non costituisce un criterio pertinente per valutare il carattere sostanziale della parte di cui trattasi.

Ancora più restrittiva è l’interpretazione della Corte sul divieto di estrazione e/o reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali della banca dati.

La Direttiva vieta, infatti, l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati mediante operazioni non autorizzate che, per il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento del costitutore. Ad esempio, secondo il giudice comunitario, le operazioni di estrazione e di reimpiego effettuate in maniera ripetuta e sistematica dalla William Hill in occasione di ciascuna corsa organizzata riguardavano parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati della BHB. È inoltre escluso che, per l’effetto cumulativo delle sue operazioni, la William Hill ricostituisca e metta a disposizione del pubblico la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati della BHB. La William Hill non pregiudica quindi gravemente l’investimento destinato dalla BHB alla costituzione di questa banca di dati. La Corte qualifica infatti l’art. 7.5 della Direttiva come norma eccezionale rispetto al principio generale per cui il costitutore non può impedire all’utente legittimo della banca dati di compiere operazioni di estrazione e di reimpiego relative ad una parte non sostanziale del suo contenuto29.

In conclusione, il diritto sui generis risulta essere notevolmente ridimensionato dall’intervento della Corte di giustizia. Tuttavia ciò non implica, sic et simpliciter, la neutralizzazione della portata protezionistica del diritto in questione; e su questo fronte, non si possono che attendere le ricadute della giurisprudenza comunitaria su quella nazionale e sulla prassi per esprimere una valutazione che non sia meramente provvisoria.

2.2 L’oggetto e l’estensione del diritto sui generis a favore del costitutore di banche dati compilative nell’interpretazione della Corte di giustizia.

La Corte di giustizia sembra adottare un’interpretazione piuttosto rigorosa dei presupposti della tutela sui generis ex art. 7 della Direttiva, limitandoli ai frutti degli investimenti esclusivamente volti al conseguimento di dati.

Tuttavia, queste prime interpretazioni sembrano confermare i dubbi e le critiche che da più parti erano state rivolte alla Direttiva30. Come in tutti gli altri casi di diritti esclusivi, anche il nuovo diritto sui generis è suscettibile di creare, in capo a chi ne gode, posizioni dominanti31. Certo, temperare l’esigenza di tutela dei diritti esclusivi con quella di garantire le condizioni di concorrenzialità dei mercati non è sempre facile; tuttavia non sembra che la scelta della Direttiva (v. art. 16.3) di estendere, da un lato, il numero ed il contenuto dei diritti esclusivi oggetto di concessione, e di verificarne poi l’esercizio in sede di applicazione del diritto antitrust32 raggiunga un equilibrio egualmente rispettoso di entrambe queste esigenze. In effetti, uno strumento più efficace, era già stato individuato nella proposta di Direttiva presentata dalla Commissione il 15 aprile 1992, in cui era previsto un regime di licenze obbligatorie, subordinato dall’impossibilità, o grave difficoltà, di accedere indipendentemente ai dati partendo da altre fonti diverse dalla banca stessa, e sottoposto a condizioni eque e non discriminatorie.

Ciò nonostante, nell’impianto definitivo della Direttiva sulle banche dati, questo sistema di licenze obbligatorie è stato sostituito con la ben più blanda disposizione dell’art. 16.3.

Ma quanto detto finora non è l’unico aspetto problematico di questa nuova disciplina. In effetti, tutta la tendenza evolutiva del diritto industriale dal secondo dopoguerra fino ad oggi33 sembra indirizzarsi verso un sensibile ampliamento della protezione esclusiva e di conseguenza verso un notevole ripensamento degli istituti “classici”. Tra questi, in particolare, il diritto d’autore è stato frequentemente invocato alla ricerca di una penetrante ed esaustiva tutela, anche al di fuori del suo tradizionale campo di applicazione.

Oggi, infatti, sempre più frequentemente, si invoca il diritto d’autore per garantire valori imprenditoriali e non opere creative34: questo cambiamento di prospettiva è chiaramente individuabile nella esplicita garanzia dell’investimento. Da questo deriva una “superprotezione” suscettibile di creare forti attriti non solo con il diritto antitrust, ma anche, nell’ordinamento italiano, con altri diritti costituzionalmente garantiti35.

L’art. 9 della Direttiva lascia liberi gli Stati di derogare alla tutela delle banche dati, permettendo le estrazioni di parti sostanziali dei dati per fini: a) privati (sempre che non si tratti di banche dati elettroniche); b) didattici o scientifici; c) di sicurezza pubblica.

Tuttavia, la non obbligatorietà di queste deroghe comporta che qualche Stato non si avvalga di questa possibilità: ed infatti, il legislatore italiano, con il D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 16936, nella parte dedicata al diritto sui generis37 non fa cenno alcuno a deroghe di questo tipo. Al contrario, il legislatore italiano si è avvalso della possibilità di apportare deroghe al diritto del costitutore delle banche dati protette dal diritto d’autore, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 2, della Direttiva (casi peraltro identici a quelli elencati anche nell’art. 9), introducendo nella legge sul diritto d’autore il nuovo art. 64-sexies, comma 1, lett. a) e b)38.

Questa interpretazione, sicuramente più rispettosa del bilanciamento costituzionale degli interessi sottesi, incontra, da un lato, obiezioni testuali, ma dall’altro è stata sostenuta con ricercati argomenti: in effetti, il fatto che la Direttiva abbia tenuto ben distinti i due tipi di tutela, prevedendo in due differenti disposizioni le deroghe, ancorché identiche, alla disciplina del diritto d’autore ed al diritto sui generis e che il D. Lgs. abbia scelto di avvalersi solo dell’art. 6.2 della Direttiva e non dell’art. 9.2, sembra escludere che l’applicazione del nuovo art. 64-sexies, che per sedes materiae è indubbiamente riferita al solo diritto d’autore, possa essere analogicamente estesa a tutte e due le discipline. D’altro canto, si potrebbe sostenere che tali deroghe in realtà, non abbiano carattere eccezionale, in quanto non sono poste a salvaguardia di interessi estranei al diritto d’autore, bensì ad interessi intrinseci e coessenziali al contenuto stesso del diritto39, e sarebbero così suscettibili di estensione analogica al di là del puro dettato normativo. Oppure, pur accettando l’eccezionalità delle deroghe, si è sostenuto che essa dovrebbe essere intesa nel senso della tassatività delle ipotesi previste all’interno della disciplina del diritto d’autore, mentre non comporta necessariamente l’esclusione dell’applicazione delle medesime deroghe anche ai diritti diversi dal diritto d’autore.

Entrambe queste letture, tuttavia, presuppongono che il diritto d’autore classico ed i nuovi diritti, come quello in oggetto, siano accomunati dalla stessa ratio, cosa che invece, anche alla luce dell’interpretazione datane della Corte di giustizia, non sembra essere scontata, riscontrando alla base del diritto sui generis un interesse eminentemente economico40.

3. La giurisprudenza dei tribunali italiani sulla tutela delle banche dati.

Nella giurisprudenza italiana, ai sensi della L. 633/1941 la questione della tutelabilità delle raccolte di dati, ovvero delle informazioni secondo un certo ordine sistematico, si è posta da oltre un cinquantennio (ma possono reperirsi precedenti persino negli anni trenta), investendo sia i giudici di merito (Pret. Roma, 22 febbraio 195241), sia la Corte di legittimità (Cass., 14 dicembre 1959, n. 354442). Si registrano diversi interventi della giurisprudenza di merito e di quella cautelare.

Nel passare in rassegna le più significative decisioni è doveroso partire dalla ordinanza della Pretura di Roma del 14 dicembre 1989, che ha accolto il ricorso, promosso ex art. 161 L. 633/41 dal titolare di una banca dati, volto ad ottenere la descrizione e l’accertamento della banca dati di altro soggetto concorrente, sulla base della qualificazione dell’oggetto della tutela cautelare come prodotto dell’ingegno.

Qualche anno dopo è intervenuto il Trib. di Genova, ord. 19 giugno 199343, che ha esplicitamente riconosciuto l’esistenza, nella banca dati, di «un quid non rispetto alla mera e pur constatabile esistenza dei singoli dati, disaggregati, non omogenei, sparsi in una molteplicità di fonti», affermando l’illiceità della condotta dell’impresa concorrente con quella del titolare della banca dati, alla stregua delle norme in tema di concorrenza sleale, dopo aver già disposto, peraltro, il sequestro in sede di tutela cautelare (Trib. Genova, ord. 4 maggio 199044).

Tuttavia, il Trib. di Aosta, ord. 3 marzo 199745, senza porsi il problema della tendenza giurisprudenziale appena enunciata, ha rigettato la richiesta di provvedimenti cautelari (sequestro giudiziario e descrizione ex art. 161 l.d.a. della banca dati) con una singolare motivazione, sulla base cioè della semplice considerazione secondo la quale le banche dati costituirebbero un «particolare bene immateriale, che la legge italiana non comprende ancora espressamente fra quelli tutelabili con la legge sul diritto d’autore, anche se la direttiva CE n. 9 dell’11 marzo 1996 non potrà che improntare presto in tal senso il nostro ordinamento».

Di gran rilievo è stata poi la decisione del Trib. di Pavia (ord. del 21 aprile 199746), il quale, ricollocandosi nel trend favorevole relativo alla tutela autonoma della banca dati, ha affermato che gli elenchi degli abbonati alla rete telefonica nazionale costituiscono l’espressione cartacea di una banca dati che, pur non essendo configurabile quale opera dell’ingegno, è suscettibile di formare oggetto di tutela quale bene autonomo rispetto al complesso indistinto ed amorfo dei singoli dati in sé considerati, per concludere nel senso della slealtà dell’atto di concorrenza di chi produca e distribuisca un CD-Rom contenente l’integrale (e non autorizzata, ovviamente) duplicazione dei dati contenuti negli elenchi degli abbonati alla rete telefonica nazionale (è bene precisare che si tratta di una decisione sul reclamo avverso il provvedimento del primo giudice adito in sede cautelare, il quale aveva rigettato il ricorso, negando che gli elenchi degli abbonati alla rete telefonica potessero essere tutelati, come banca dati, sia sotto il profilo del diritto d’autore, sia in chiave di diritto sui generis, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva)47.

Ulteriore contributo in materia è stato dato nello stesso anno dall’intervento del Trib. di Torino, ord. 17 luglio 1997, il quale ha sostenuto che ogni imprenditore interessato ha il diritto di ripubblicare gli elenchi telefonici, salvo le restrizioni a questo diritto che siano eventualmente disposte con i regolamenti per l’attuazione della Direttiva previsti dalla legge 650/1996.

In questa sede, non si potranno ovviamente affrontare tutte le cause sopra accennate, ma la loro menzione costituisce valido punto di riferimento per comprendere come la nostra giurisprudenza è andata sviluppandosi in relazione al nuovo orientamento comunitario.

Da ultimo, ma non di minor rilievo, è opportuno menzionare un recente caso definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16744/08 della Prima sezione civile.

Il caso in esame riguarda la sottrazione indebita di una mailing list da parte di un ex dipendente che conteneva “solo” i nomi dei clienti e dei partners della società nel settore della fiscalità online ed i relativi indirizzi postali e telefonici, privi dunque di ogni altro elemento utile come ad esempio il reddito o le condizioni patrimoniali delle società registrate.

Nel corso del procedimento era stato sollecitato l’intervento del Tribunale di Firenze sulla base della segretezza delle informazioni in questione e della natura di vera e propria “banca dati” da parte della mailing list. Un intervento quest’ultimo che tuttavia il tribunale adito aveva negato, attribuendosi la competenza a decidere nel merito; scelta avallata poi dalla Cassazione, secondo cui il piano della concorrenza sleale va tenuto distinto da quello della proprietà industriale e che la sottrazione di una mailing list, da sola, non può essere sanzionata.

Una documentazione con siffatte caratteristiche non può rientrare tra gli oggetti protetti dal Codice della proprietà industriale che prevede invece che: «costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli altri operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete» (v. art. 98). Inoltre il Codice istituisce il divieto, fatta salva la disciplina della concorrenza sleale (art. 99), di rivelare a terzi le medesime informazioni ed esperienza aziendali. Solo a queste due condizioni può scattare una forma di protezione giuridica “rafforzata”, reale ed erga omnes, e non più attivata attraverso azione personale come nel caso della libera concorrenza48.

Nel caso in esame si tratta di un semplice schedario nominativo privo di elaborazione qualificante in senso aziendale. Di qui un rischio per la concorrenza solo potenziale, perché le informazioni e i dati in esso contenute potranno essere utilizzate per attuare un contratto al fine di generare uno spostamento di clientela.

Infine, l’elenco in discussione non rappresenta neanche opera dell’ingegno – come era stato invece sostenuto dalle società presuntamente danneggiate – poiché non riveste la caratterizzazione soggettiva tipica del diritto d’autore, nel senso della sua creatività e della novità di cui abbisogna l’idea da cui è scaturita l’elaborazione dell’opera al fine di essere meritevole di tutela. Si risolve infatti solo in un indice di nomi, come tale inespressivo di un programma che possa considerarsi nuovo ovvero originale. In altra chiave, la Corte di cassazione deduce omessa pronuncia in relazione all’eccepita qualificabilità delle informazioni controverse quale banca dati protetta ai sensi della L. 633/41 del 22 aprile di cui all’articolo 1, comma 2, n. 9, trattandosi di una rubrica nominativa corredata di estremi identificativi, per sua natura riservata, organizzata in maniera sistematica ed individualmente accessibile mediante mezzi elettronici.

In tal senso si è espressa la Cassazione adducendo quindi che non sono violate né la concorrenza né la proprietà industriale.

Il caso sopra esaminato ci fa quindi comprendere come dal 1996 a oggi la genericità con cui il legislatore comunitario ha inteso tracciare (secondo uno schema di soft law) le linee guida della Direttiva ingenera ancora notevoli difficoltà applicative a livello nazionale, a partire dall’individuazione delle caratteristiche salienti che contraddistinguono l’opera come banca dati meritevole di tutela.

4. Un bilancio ad oltre un decennio dall’adozione della disciplina comunitaria sulle banche dati.

A oltre un decennio dall’adozione della Direttiva si avverte l’esigenza di tracciare un bilancio complessivo relativo al contributo effettivo da essa fornito.

Da un lato, nessuno dubita che l’armonizzazione della materia abbia consentito la rimozione delle differenze tra le legislazioni nazionali, che interferivano sul corretto funzionamento del mercato interno, e l’eliminazione degli ostacoli che si frapponevano alla libera circolazione di beni e alla prestazione di servizi. D’altro canto, stando al rapporto pubblicato dalla Commissione Europea il 12 dicembre 200549, la scelta funzionale di limitare la tutela dell’autore alle sole banche dati originali50 e soprattutto la creazione di uno strumento giuridico ad hoc a prote­zione degli interessi del costitutore non avrebbero contribuito all’auspicato rafforzamento della competitività del settore.

Poiché, dunque, ad essere contestata è l’effettività stessa della Direttiva, diventa urgente accertare se l’uniformazione dello standard di originalità richiesto per accedere ai benefici del copyright non abbia imposto uno sforzo di adeguamento eccessivo. E ancor di più se l’innalzamento della raccolta, anche di dati grezzi a bene meritevole in sé di protezione, abbia fornito una risposta soddisfacente agli interessi in campo o se piuttosto abbia contribuito a causare uno sproporzionato e comunque ingiustificato assottigliamento dell’area di pubblico dominio51, che pacificamente è riconosciuto alle informazioni in quanto tali52.

Appare utile soffermarsi sui lineamenti giuridici53 della disciplina, per poi valutare, in una prospettiva de iure condendo, l’opportunità di inter­venti riformatori relativi a specifici profili là dove la Direttiva abbia eventualmente svelato le proprie inadeguatezze.

Com’è ben noto, la Direttiva, dopo aver riconosciuto alle banche dati originali la natura di creazioni autonomamente tutelabili54, riporta il requisito di accesso indefettibile alla protezione d’autore sulla banca dati, quello dell’originalità, entro i binari del diritto d’autore classico55.

Siffatta scelta si pone in linea con gli standard di tutela che disciplinano le opere dell’ingegno nei paesi europei di civil law, tra i quali in primis l’Italia56. Qui infatti già — ed anzi ben – prima della Direttiva, le banche dati erano protette in quanto raccolte coordinate di opere (o parti di opere) che, per l’originalità della scelta o anche della disposizione del materiale, confluivano nella nozione di opere collettive (nella sottocategoria delle opere compilative)57. Nei paesi di common law, in cui tradizionalmente il livello di creatività richiesto per invocare il copyright era assai modesto58, invece, l’innalzamento della soglia di originalità imposto dalla Direttiva non è rimasto senza conseguenze: al contrario ha determinato l’esclusione59 delle “mere compilazioni”60 dal novero delle opere che possono accedere ai benefici dello ius excludendi alios.

Quindi, il legislatore comunitario definisce l’ambito di appli­cazione della disciplina autoriale, che viene esteso alle «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili61 mediante mezzi elettronici o in altro modo».

Da qui derivano due ordini di precisazioni: il primo consistente nell’includere tra le raccolte dotate di carattere creativo anche quelle che contengono dati di per sé non protetti (c.d. informazioni «grezze»62); il secondo, nell’ancorare il contenuto del requisito dell’originalità all’attività di selezione, organizzazione e coordinamento del materiale raccolto63.

A questo punto, la Direttiva circoscrive il raggio di applicazione della protezione d’autore alle sole opere senza alcuna interferenza sul contenuto delle stesse o sui diritti ad esse inerenti64.

Ancora una volta si attesta la riconducibilità della Direttiva all’architettura del diritto d’autore classico, che viene da ultimo segnalata dalle previsioni relative alla durata del diritto e dalle disposizioni finali e transitorie stabilite per le banche dati creative.

Per altri profili della disciplina il legislatore comunitario si è ispirato alle scelte funzionali fatte in materia di programmi per elaboratore. In particolare ci si riferisce a: 1) l’estensione dei contorni della disciplina autoriale alle raccolte “utili” (in quanto la funzione informativa della banca dati assume rilievo sia come creazione intellettuale, sia come investimento dell’attività d’impresa); 2) l’attribuzione dei diritti di utilizzazione economica della raccolta creativa al datore di lavoro (anche persona giuridica) dell’autore ogni volta che l’attività di creazione rientra tra le mansioni assegnate al lavoratore dipendente e comunque in tutti i casi in cui l’opera è eseguita su istruzione del datore di lavoro65 salvo diversa disposizione delle parti66; 3) la riserva all’autore della banca dati dell’esercizio di taluni diritti (quali la traduzione, l’adattamento, la diversa disposizione ed ogni altra modifica della stessa67) nel presupposto che a questi solo spetti eseguire o autorizzare ogni forma di riproduzione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati della modifica68; 4) il riconoscimento delle azioni minime indispensabili al legittimo utente per mettere in funzione e accedere al contenuto della banca dati, uti­lizzarla tecnicamente e farne normale impiego69.

Da qui in poi, invece, il legislatore comunitario si muove al di fuori degli strumenti di proprietà intellettuale noti70, introducendo una forma di protezione ad hoc a tutela del costitutore, che prende l’iniziativa e si assume il rischio ai fini della costituzione, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati, impiegando allo scopo mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia.

Come si vede, i contorni essenziali della tutela sui generis ne rendono difficile la riconducibilità al paradigma classico ovvero allo schema dei diritti connessi. D’altra parte, il diritto sui generis, pur insistendo, al pari dei diritti connessi, su opere di per sé non creative, non pare ad essi assimilabile, in quanto la sua esistenza dipende piuttosto dagli investimenti produttivi strettamente necessari alla realizzazione della raccolta.

Poiché dunque la tutela di cui si discute non sembra condividere alcun “presupposto razionale” con il diritto d’autore o con la tecnica dei diritti connessi, si conviene che il nuovo istituto si autolegittima71 a essere meritevole di protezione72 “qualunque ne sia il merito e la destinazione”73, ossia a prescindere dalla qualità o dal valore estetico raggiunto.

4.1 Il rapporto della Commissione Europea del 12 dicembre 2005.

Nel Rapporto pubblicato il 12 dicembre 2005 sull’attuazione della Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati, la Commissione Europea ha passato in rassegna la prassi che si è andata sviluppando nei vari Stati membri al fine di verificare l’applicazione effettiva ed omogenea della disciplina. La Direttiva ha contribuito a favorire l’armonizzazione dei regimi nazionali, determinando la convergenza verso una comune nozione di originalità. Tuttavia ha altresì ingenerato una situazione di incertezza giuridica relativamente ai requisiti di accesso ed all’ambito di protezione della tutela sui generis. Nello specifico, l’indeterminatezza della nozione di “investimento sostanziale” da valutare in termini “quantitativi e qualitativi” si è tradotta in un indirizzo della prassi nazionale tutt’altro che uniforme74.

Allo stesso modo la genericità con cui sono definite le attività di “conseguimento”, “verifica” e “presentazione” della banca dati e in particolare il sottile confine tra “creazione” ed “ottenimento” di un’informazione – rimarcato dalla Corte di Giustizia – ha reso esplicito il pericolo75 che il raggio della protezione sui generis possa estendersi dal contenuto della banca dati alle singole informazioni di cui la stessa si compone76.

Detto ciò, non stupisce che la Commissione abbia concluso, sulla base di specifiche verifiche empiriche, che a seguito dell’introduzione della Direttiva non si sia registrato alcun apprezzabile impulso allo sviluppo del settore delle tecnologie dell’informazione, e che gli investimenti destinati alla produzione di banche dati si siano arrestati ad un livello addirittura inferiore a quello antecedente all’adozione della stessa.

Nel Rapporto del 2005 la Commissione non si è limitata a costatare la mancata “effettività” del diritto sui generis, ma ad essa ha fatto seguire un ventaglio di proposte, ciascuna delle quali punta a correggere77 la disciplina vigente.

Una prima proposta, rimarcando le critiche emerse nei confronti del diritto sui generis ed estendendole all’intera Direttiva, ne suggerisce l’abrogazione tout court.

A fronte, dunque, dell’acclarata incapacità del diritto sui generis di proteggere gli investimenti sottesi alla realizzazione di una banca dati, l’unica scelta perseguibile da parte del legislatore comunitario consiste nell’abrogazione non solo dell’istituto che si è rivelato inefficace rispetto agli obiettivi perseguiti78, ma della Direttiva in sé che ne costituisce la cornice giuridica.

All’estremo opposto si pone invece l’opzione che propone il mantenimento della Direttiva telle quelle. E ciò sulla base del fatto che la stessa, per quanto non abbia raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva, non ha causato alcun danno né tantomeno ha pregiudicato gli interessi dei soggetti coinvolti. Qualsiasi intervento normativo infatti comporterebbe costi ed oneri amministrativi eccessivi e comunque inidonei ad assicurare l’effettività dell’istituto sui generis.

In posizione intermedia si pongono altre due proposte modificative.

L’una punta a ridefinire la tutela sui generis al fine di superare le incertezze che la stessa ha sino ad oggi alimentato. Tale proposta sottolinea la solidità delle basi giuridiche su cui poggia non solo l’armonizzazione della nozione di originalità, ma anche l’istituto del diritto sui generis, per poi affidare al legislatore comunitario il compito di intervenire sul livello di effettività di quest’ultimo, rafforzandolo. L’altra, invece, prospetta l’annullamento della sola parte relativa alla protezione sui generis e non anche di quella che promuove l’armonizzazione del livello di originalità richiesto per accedere ai benefici della efficace tutela autoriale.

In linea di principio, l’abrogazione tout court della Direttiva non appare condivisibile, in quanto fa discendere dall’ineffettività dell’istituto sui generis delle conseguenze che ad essa non sono affatto collegate. Né pare persuasiva, sul piano effettuale, la proposta tesa al mantenimento della Direttiva nella versione attuale, in quanto il suo accoglimento da un lato esaspererebbe il contenzioso in materia, accrescendo l’imprevedibilità degli esiti dei giudizi instaurati nei singoli Stati membri. D’altro canto, quest’ultima proposta mostrerebbe un’inaccettabile inerzia del legislatore comunitario a fronte dell’introduzione di una forma di regolazione che è certamente fonte di profonda incertezza per gli operatori del settore.

Quanto all’opzione che punta alla riconfigurazione dei lineamenti dell’istituto sui generis, invece, la stessa non sembra indagare compiutamente le ragioni del “fallimento” della disciplina.

Pare quindi che la proposta che suggerisce l’abrogazione tout court del diritto sui generis79, benché assai impopolare presso gli operatori del settore, debba essere presa in seria considerazione.

Tale opzione appare la più coerente con il Rapporto della Commissione, nonché con i più recenti indirizzi registrati a livello internazionale, ed in particolare negli Stati Uniti. Qui, infatti, pur a fronte di un acceso dibattito sulla tutelabilità in sé delle raccolte, solo le banche dati originali possono accedere ai benefici della tutela del diritto d’autore, mentre quelle non originali sono proteggibili nei limiti consentiti dallo strumento contrattuale e dalla disciplina sulla concorrenza sleale80.

L’auspicio, dunque, è che il legislatore comunitario scandagliati gli ambiti dell’ineffettività dell’istituto sui generis provveda quantomeno a raggiungere in un contesto così variegato un equilibrio tra i vari interessi in campo.

4.2 Il diritto sui generis e la concorrenza.

Il diritto sui generis costituisce oggi un’innovazione non solo rispetto al diritto d’autore classico ma anche rispetto alla repressione della concorrenza sleale. Rispetto al primo, perché supera il principio per cui la tutela ha ad oggetto la forma espressiva e non si estende alle informazioni contenute nell’opera. Per di più così ponendo un limite alla circolazione delle informazioni e alla libertà di informazione garantita dall’art. 21 della Costituzione italiana, che non può essere giustificato con le ragioni addotte per giustificare il diritto d’autore. Rispetto al divieto della concorrenza sleale, poiché il diritto sui generis non si limita a vietare la copia o l’imitazione della banca dati nei rapporti fra concorrenti e per un periodo di tempo contenuto, ma consente di vietare anche l’estrazione delle informazioni da parte degli utilizzatori.

La scelta del legislatore comunitario di proteggere le banche dati, non nell’ambito della concorrenza sleale, ma con uno speciale diritto di privativa che conferisce il potere di vietare anche l’estrazione delle informazioni, ha incontrato critiche radicali specie da parte di autori statunitensi81. Alla base di tali critiche vi è soprattutto la preoccupazione che il diritto sui generis finisca col creare eccessivi ostacoli alla circolazione delle informazioni incrementando anche il costo della ricerca scientifica senza che ciò sia giustificato dalla necessità di favorire gli investimenti nella realizzazione di banche dati. Del resto, lo stesso legislatore comunitario ha espresso la preoccupazione che il diritto sui generis possa essere esercitato «in modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante, con particolare riguardo alla creazione e diffusione di nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto di ordine intellettuale, documentale, tecnico, economico o commerciale» (Considerando 47) e non solo ha fatto salva l’applicazione della normativa antitrust comunitaria e nazionale, ma ha anche previsto all’art. 16 che la Commissione esamini in relazioni da presentare periodicamente «se l’applicazione del diritto sui generis […] ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l’istituzione di un regime di licenze non volontarie». In effetti sia l’Autorità Garante della concorrenza e mercato sia la Commissione CE hanno avuto occasione di intervenire nei confronti di imprese titolari di banche dati comprendenti tutte le informazioni relative a determinati argomenti che si erano rifiutate di concedere licenze ad altre imprese che intendevano elaborare le informazioni contenute nelle banche dati per realizzare prodotti derivati con valore aggiunto82.

Ma la normativa antitrust può trovare applicazione solo in casi particolari, mentre gli inconvenienti del diritto sui generis denunciati sono insiti nel tipo di protezione e possono verificarsi anche indipendentemente dal fatto che la banca dati dia luogo ad una posizione dominante e che il titolare abusi del relativo potere di mercato83.

La valutazione dipende dal modo in cui la direttiva e le leggi nazionali che la hanno recepita sono interpretate e applicate.

Occorre forse dare una interpretazione liberale alla disciplina in esame, operando soprattutto sul concetto di “investimento rilevante”, cui sono subordinati sia l’accesso alla protezione sia l’estensione della stessa, e di riflesso sul concetto di “parte sostanziale” del contenuto della banca dati.

È infatti chiaro che il nuovo diritto di privativa non conferisce al titolare il potere di vietare l’estrazione e il reimpiego di singole informazioni, ma solo di insiemi che siano di per sé il risultato di investimenti rilevanti; e l’investimento cui la legge si riferisce è quello necessario per conseguire non singole informazioni, ma insiemi di informazioni che corrispondano alla nozione di banca dati. Ciò in coerenza con la finalità della disciplina che è quella di promuovere, non già la ricerca di informazioni, bensì la realizzazione di banche dati.

È questo il compito davanti al quale si trova chi è chiamato ad interpretare ed applicare il decreto legislativo del 6 maggio 1999, n. 169, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva.

Le possibili opzioni alle quali viene immediato pensare, e sulle quali occorrerebbe riflettere, sono date da un regime di accesso libero a pagamento e dal divieto della concorrenza sleale. Si tratta di prospettive che potrebbero anche combinarsi.

La prima ipotesi, che si traduce in un sistema di licenze obbligatorie, è stata in qualche modo tenuta presente in sede di lavori preparatori della Direttiva; infatti, l’art. 16.3 la prevede espressamente come possibile correzione futura del regime. In realtà, la licenza obbligatoria sembra poter contemperare gli interessi del costitutore della banca dati e gli interessi del mercato in termini più convenienti di quanto non faccia la soluzione recepita dalla Direttiva; per altro verso anche il regime che essa propone potrebbe, ove abbia ingresso per un certo settore, proporsi come capace di estensione ad altri settori, come nuovo modello di tutela all’interno del sistema della proprietà intellettuale. Si tratta peraltro di una opzione normativa che difficilmente può essere coltivata dall’interprete, in assenza di un intervento legislativo.

La seconda punta a proteggere la banca dati attraverso le regole repressive della concorrenza sleale, ed in particolare il divieto di atti contrari alla correttezza professionale. Essa ha il grande vantaggio di poter essere perseguita già ora, alla luce del diritto vigente, e ha trovato già qualche spazio in giurisprudenza84.

5. Conclusioni.

È opportuno da ultimo sottolineare che nel diritto internazionale non troviamo un esplicito riconoscimento del diritto sui generis, mentre viene riconosciuta la riconducibilità delle compilazioni di dati all’interno del concetto di lavori letterari ed artistici. Questa mancanza di previsioni internazionali amplifica il potenziale distorsivo che il diritto sui generis può avere sul mercato dell’informazione di certi ordinamenti. Un esempio ci è fornito dall’ordinamento statunitense, nel quale la violazione del copyright è subordinata alla verifica nel caso concreto della lesione dello scope of protection, che consiste nel preservare l’identità del lavoro contro abusi ed indebite appropriazioni altrui. Infatti, integra gli estremi di una violazione sanzionabile ai sensi del diritto d’autore esclusivamente quel comportamento che mette in pericolo la paternità dell’opera, attraverso la riproduzione dei suoi tratti caratteristici o distintivi. Ogni qual volta la porzione di materiali copiati non raggiunga la soglia del creative authorship, ossia non riproduca l’intima essenza creativa dell’opera, non può considerarsi illecita, alla luce del diritto d’autore, la relativa attività di estrapolazione dei contenuti e non è, pertanto, fonte di responsabilità risarcitoria extracontrattuale, salvo che non configuri diverso illecito civile, come concorrenza sleale, violazioni contrattuali o abuso di posizione dominante. Tuttavia, applicando tale dottrina alle banche dati, si vede come essa può rivelarsi addirittura dannosa, dal momento che consente ogni forma di estrazione di contenuti non originali, e quindi, di una buona parte della compilazione, con il solo limite di non riprodurre la struttura, le modalità di presentazione e di composizione della raccolta copiata85.

Nonostante la consapevolezza del restrittivo scope of copyright protection, che non solo lascia scoperte le compilazioni fattuali di dati, ma consente attività non autorizzate di estrazione di parti non creative del database, non si è riusciti a livello internazionale, anche attraverso il lavoro dell’OMPI, a formalizzare il diritto sui generis. Il principale obiettivo delle regolamentazioni internazionali, tipico dell’intera area della proprietà intellettuale ed industriale, è quello di bilanciare gli interessi di produttori di banche di dati a non essere penalizzati da un utilizzo scorretto e fraudolento dei propri prodotti con l’interesse degli utenti ad avere libero accesso ai benefici della global information infrastructure. Questo vuol dire mediare tra due posizioni in conflitto, e cioè quella di sostenere la crescita del mercato dei databases, fornendo alle imprese produttrici le privative d’uso, e quella di assicurare un accesso pubblico alle informazioni. Il common core degli sforzi che sono stati effettuati a livello internazionale in materia di banche dati, deve essere ricercato nell’intenzione di assicurare un minimo floor of rights su scala mondiale, per evitare che la disseminazione e la condivisione di banche di dati possa ingenerare prassi parassitarie ed abusive da Paesi nei quali certe attività non sono considerate illecite86.

 NOTE

1 Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Inc., pubblicata in traduzione italiana in Dir. Inf., 1992, p. 111.

2 Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dei dati, in G.U.C.E. n. L. 77 del 27 marzo 1996 (d’ora in avanti la “Direttiva”).

3 Vale a dire «la messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme» (art. 7.2, lett. b, dir.)

4 Al riguardo, il Considerando n. 7 della Direttiva sottolinea il fatto che «per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente». L’investimento di “considerevoli risorse” quindi risulta essere funzionale al rilievo che le banche di dati assumono in quanto «strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori» (Considerando n. 9 dir.).

5 In argomento cfr. V. Viti, Diritto sui generis al guado, in Diritto dell’Internet, 2005, p. 456; C. Manavello, Prima decisione della Corte di Giustizia sulla protezione delle banche di dati, in Il Diritto Industriale, 2005, p. 420; C. Lucioni, L’oggetto e l’estensione del diritto sui generis a favore del costitutore di banche dati compilative nell’interpretazione della Corte di Giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2005, p. 97; T. Aplin, The ECJ Elucidates the Database Right, in IPQ, 2004, p. 204.

6 Per una critica si rinvia a E. Derclaye, What is a database? A critical analysis of the definition of a database in the European Directive and Suggestions for an international definition, in JWIP, 2002, p. 204.

7 Cfr. Corte di Giustizia, Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd c. Organismos Prognostikon Agonon Podosfairon, § 29.

8 Al riguardo v. E. Derclaye, Databases sui generis right: what is a substantial investement? A tentative definition, in International Review of Intellectual Property and Copyright Law, 2005, p. 2.La valutazione quantitativa fa riferimento a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie [Cfr. Corte di Giustizia, Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab, § 38].

9 Con riferimento agli investimenti sostenuti ai fini del “conseguimento” di una banca dati, questi si riferiscono a «i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella banca di dati», escludendo i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati, perché ciò sarebbe contrario allo spirito della direttiva che si pone invece l’obiettivo di incentivare gli investimenti nel settore delle tecnologie dell’informazione.

Contrariamente a quanto affermato dall’Avvocato Generale, la Corte ritiene che «l’investimento debba riguardare l’attività con cui i dati vengono raccolti e successivamente organizzati nella banca di dati, e non il momento della creazione dei singoli dati. Ai fini del riconoscimento di un diritto sui generis in capo al costitutore, l’investimento effettuato da parte dello stesso deve quindi necessariamente riguardare la raccolta dei materiali già esistenti (“existing data”). Lo scopo della direttiva è infatti di incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di “memorizzazione” e “gestione” dei dati che contribuiscono allo sviluppo del mercato delle informazioni. Ne deriva che l’obiettivo del diritto sui generis è di garantire una tutela contro l’appropriazione dei risultati dell’investimento finanziario e professionale effettuato dal soggetto che ha ottenuto e raccolto il contenuto di una banca di dati», cfr. C. Manavello, Prima decisione della Corte di Giustizia sulla protezione delle banche dati, in Il Diritto Industriale, 2005, p. 422.

10 Gli investimenti collegati alla “verifica” del contenuto della banca dati, invece, attengono a «i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa». Coerentemente, non valgono ai fini dell’accesso della tutela sui generis le risorse destinate alla verifica della correttezza dei dati nel processo della loro generazione. Cfr. Corte di Giustizia, Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, § 27.

11 Gli investimenti inerenti alla “presentazione” del contenuto della raccolta riguardano «i mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale». Cfr. Corte di Giustizia, Sent. Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab, cit., § 37 e ss.

12 Cfr. Corte di Giustizia, Sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd.

13 Sul punto, vedi C. Manavello, Prima decisione della Corte di Giustizia sulla protezione della banche di dati, in Dir. ind., 2005, p. 422.

14 Tuttavia, i rilievi della Corte di Giustizia ingenerano nuovi dubbi. In primis, la distinzione introdotta tra creazione e ottenimento di dati non chiarisce ad esempio se gli sforzi sottesi alla raccolta di informazioni meteorologiche ovvero di sequenze generiche, in quanto rappresentazioni di fenomeni naturali e non fenomeni naturali in sé, possano essere ricondotti alla nozione di ottenimento, ovvero, come sembra più plausibile, a quella di creazione. Né d’altro canto, l’intervento della Corte di Giustizia permette di concludere se la presentazione di siffatti dati possa comunque soddisfare le condizioni di tutelabilità delle relative banche dati. Inoltre, il fatto che, a giudizio della Corte, anche l’ottenimento di una singola informazione possa essere il frutto di un investimento qualitativamente sostanziale e che quindi la sua estrazione possa configurare una violazione del diritto sui generis non scongiura il rischio che al costitutore sia accordato una riserva sull’informazione in sé. Infine, la Corte, riconoscendo la liceità della consultazione di una raccolta, crea nuove situazioni di incertezza giuridica, in quanto siffatta attività può richiedere il salvataggio temporaneo e quindi la riproduzione del suo contenuto: ovverosia il perfezionamento di condotte di per sé illecite. Sulle implicazioni della distinzione tra ottenimento e creazione, vedi anche A. McGree, G. Scanlan, The Database Directive – sui generis and copyright: a practible distinction?, in The Journal of Business Law, 2005, July, p. 422.

15 V. Comunicato stampa n. 89/04/IT del 9 Novembre 2004, in Stampa e informazione, 2004.

16 Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab, C-46/02, in C.G.C.E 9 novembre 2004.

17 Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, C-338/02, in C.G.C.E 9 novembre 2004.

18 Fixtures Marketing Ltd c. OPAP, C-444/02, in C.G.C.E 9 novembre 2004.

19 British Horseracing c. William Hill Organization Ltd; C-203/02. in C.G.C.E 9 novembre 2004.

20 La Fixtures Marketing Ltd concede al di fuori della Gran Bretagna licenze per lo sfruttamento dei calendari degli incontri delle squadre superiori del calcio professionistico inglese e scozzese, la Premier League e la Football League. I dati delle partite sono utilizzati dalla Oy Veikkaus Ab, un organizzatore di totocalcio finlandese, per fare i suoi concorsi pronostici. Durante il campionato 1998/1999 essa ha utilizzato tutte le partite di calcio del campionato di Premier League. La Veikkaus non detiene la licenza della Fixtures Marketing. Essa raccoglie i dati da internet, dai giornali o direttamente dalle società sportive e li verifica continuamente. Il fatturato annuo, realizzato dalla Veikkaus con le scommesse sulle partite di calcio in Inghilterra, ammonta a decine di milioni (di euro).

La AB Svenska Spel, invece, gestisce in Svezia un totocalcio, in cui si può scommettere sui risultati di partite, tra l’altro, del campionato inglese e scozzese. Le partite dei campionati vengono riportate dalla Svenska su schedine o in un programma specifico. Secondo la Svenska le corrispondenti informazioni sarebbero tratte da quotidiani inglesi e svedesi, dai televideo, dalle rispettive squadre di calcio, da un servizio di informazioni e dalla pubblicazione “Football Annual“. La Svenska non detiene la licenza della Fixtures Marketing per lo sfruttamento di questi dati.

In Grecia, infine, la Fixtures Marketing ha instaurato numerosi procedimenti contro la Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP). Secondo il reclamo, l’OPAP, illegittimamente e senza autorizzazione, avrebbe estratto ripetutamente ed in numero rilevante dai calendari dei campionati inglese e scozzese dati sugli incontri e li avrebbe riportati su diversi siti internet, diffondendoli e mettendoli a disposizione del pubblico greco.

21 Il British Horseracing Board (BHB), organo amministrativo che sovrintende all’attività delle corse ippiche, ha il compito della raccolta di dati relativi a tali corse. La cosiddetta “banca di dati BHB” contiene informazioni sulle corse ippiche e il registro genealogico ufficiale dei purosangue nel Regno Unito. Essa contiene informazioni relative alle caratteristiche dei cavalli registrati, alle caratteristiche dei fantini e informazioni sui calendari delle competizioni, relative tra l’altro alle condizioni della corsa, alle iscrizioni e ai partecipanti. La William Hill Organisation Ltd è uno dei principali fornitori di quotazioni nelle corse ippiche. Oltre alle due tradizionali forme di distribuzione quali agenzie autorizzate e accettazione di scommesse per telefono essa offre scommesse su internet per tutte le principali corse di cavalli nel Regno Unito. Le informazioni presentate nei suoi siti internet provengono da giornali e da un servizio di informazione su abbonamento, che a sua volta ricava queste informazioni dalla banca di dati BHB. Né i giornali né il servizio di informazioni hanno il diritto di autorizzare la William Hill ad usare sul sito internet della stessa qualsiasi informazione ricavata dalla banca di dati BHB. Le informazioni sul sito internet della William Hill comprendono solo una minima parte della dimensione totale della banca di dati BHB e sono disposte in un ordine diverso. Per formarsi un’opinione fondata delle possibilità di vincita il cliente ha bisogno ancora di ulteriori informazioni, che può ricavare ad esempio dai giornali.

22 Nello specifico ci si riferisce alle imprese: Oy Veikkaus Ab; Svenska Spel AB; OPAP; William Hill Organization Ltd.

23 C.G.C.E, 9.11.2004, causa C-444/02, Fixtures c. OPAP, cit., p. 20 della motivazione.

24 La Corte valorizza in particolare il requisito della disposizione della materia e, osservando che «questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura esso sia, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettro-ottico, […] o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito» (Sent. ult. cit., p. 30 della motivazione), conclude che proprio nella presenza di un tale “mezzo di elaborazione” interno alla compilazione si debba ravvisare il discrimine tra una banca dati ai sensi della direttiva e un mero “insieme di elementi che fornisce informazioni”.

25 C.G.C.E, 9 novembre 2004, causa C-203/02, British Horseracing, cit., p. 30 della motivazione.

26 La definizione di investimento legato alla presentazione della banca dati non viene data dalla Corte nel caso British Horseracing, ma nel caso Fixture c. Svenska, cit.

27 La Corte ha risposto che «alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, queste nozioni devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costitutore della banca di dati, dei risultati del suo investimento [i.e. del contenuto della banca dati], privando così quest’ultimo dei redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento. […] Dato che operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzati effettuate da un terzo a partire da una fonte diversa dalla banca di dati interessata, sono tali, così come operazioni analoghe effettuate direttamente a partire dalla detta banca di dati, da arrecare pregiudizio all’investimento del costitutore di questa banca di dati, occorre ritenere che le nozioni di estrazione e di reimpiego non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi» [Sent. ult. cit. pp. 51 e 53 della motivazione].

28 Cfr. sul punto, nella giurisprudenza nazionale, Trib. Catania, 8 gennaio 2001, in AIDA, 2001, p. 610 e ss., che ha ritenuto essere parte non sostanziale della banca dati per cui era causa una parte non rilevante dei dati, che non presentasse coordinamento sistematico al suo interno, ed il cui reimpiego fosse insufficiente a togliere valore alla banca dati medesima; Trib. Milano, 9 agosto 2004, in Corriere del merito, 2005, p. 61 e ss., che ha ritenuto essere illecita solo la “interrogazione” della banca dati che travalichi «i limiti gestionali della raccolta» o «determini un danno al costitutore, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione o reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costitutore»; cfr. altresì Trib. Roma, 13 luglio 2004, in Diritto d’autore, 2005, 515 e ss.; Trib. Roma, 6 agosto 2001, ivi, 2004, 374 e ss.

29 Sul punto v. C. Manavello, Prima decisione della Corte di Giustizia sulla protezione delle banche di dati, in Il Diritto Industriale, IV, 2005, p. 409 e ss.

30 Cfr. J.H. Reichamn, La guerra delle banche dati, in AIDA, 1997, p. 226 e ss.

31 Si veda per qualche esempio M.S. Spolidoro, Il contenuto del diritto connesso, in AIDA, 1997, pp. 60-61; J.H. Reichman, P. Samuelson, Intellectual Property Rights in Data?, op. cit., p. 124.

32 Cfr. L. Mansani, Il mercato delle informazioni digitali fra le regole di concorrenza e diritti di proprietà, in Conc. Merc., 1997, p. 229.

33 Si rimanda a G. Ghidini, Prospettive «protezionistiche» del diritto industriale, in Riv. Dir. Ind., 1995, I, p. 17 e ss., e, più diffusamente, Id., Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, Giuffré, 2001.

34 Cfr. M.S. Spolidoro, Il contenuto del diritto connesso, op. cit., p. 47; V. Di Cataldo, Banche dati e diritto sui generis,, in AIDA, 1997, pp. 21-22.

35 In effetti, la tutela del diritto d’autore classico trova il suo appiglio costituzionale nell’art. 9, laddove la Repubblica garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; questi nuovi diritti che privilegiano l’aspetto economico e l’investimento imprenditoriale, invece, vanno ricondotti esclusivamente agli artt. 41-42, quindi all’iniziativa economica ed alla proprietà privata. Si veda, al riguardo, M.S. Spolidoro, Il contenuto del diritto connesso, op. cit., p.48.

36 In G.U., n. 138, del 15 maggio 1999.

37 V. art. 5, che introduce i nuovi art. 102-bis e 102-ter nella L. 22 aprile 1941, n. 633.

38 Vedi A. Pizzoferrato, Banche dati e diritti di proprietà intellettuale, in Contr. Impresa, 2000, p. 286, spec. 309 e ss.

39 P. Autieri, Il contenuto del diritto d’autore, in AA.VV., Diritto industrialeProprietà intellettuale e concorrenza, Torino, Giapichelli, 2001, p.575, che distingue tra “limiti” e “limitazioni”.

40 Al riguardo v. C. Lucioni, L’oggetto e l’estensione del diritto sui generis a favore del costitutore di banche dati compilative nell’interpretazione della Corte di Giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2005, pp. 101-102.

41 Pret. Roma, 22 febbraio 1952, in Foro it., Rep. 1952, voce Diritti d’autore, n. 94, per esteso in Riv. pen., 1952, Il, p. 445, con riferimento ad una raccolta di legislazione.

42 Cass., 14 dicembre 1959, n. 3544in Foro il., 1960, I, p. 58con riferimento ad una raccolta di massime giurisprudenziali.

43 Trib. Genova, 19 giugno 1993, in Dir, inform., 1993, p. 1117.

44 Trib. Genova, ord. 4 maggio 1990, ivi, 1990, p. 1052, con nota di Ristuccia.

45 Trib. Aosta, 3 marzo 1997, ivi, 1997, p. 386.

46 Trib. Pavia, ord. 21 aprile 1997, in Giur. comm., 1998,11, p. 427.

47 Per una documentata ed aggiornata ricostruzione della vicenda degli elenchi telefonici, si rinvia alla nota di commento di Lucchini Guastalla, Duplicazione abusiva degli elenchi del telefono e tutela giuridica delle banche dati, ivi, p. 433 e ss.

48 V. G. Negri, La mailing list semplice resta senza tutela, in Il Sole 24 Ore (Norme e Tributi) del 15 settembre 2008.

49 Disponibile all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/in-dex_en.htm.

50 Per una ricostruzione sulle origini ed evoluzioni della tutela sulle “rac­colte” creative si rinvia a R. Mastroianni, Diritto internazionale e diritto d’autoreMilano, 1997; L. Chimienti, Banche di dati e diritto d’autore, Milano1999, p. 6.

51 In arg., vedi B. Hugenholtz, Abuse of Database Right Sole-source informa­tion banks under the EU Database Directive, Paper presentato alla Conferenza Antitrust, Patent and Copyright, Parigi, 15-16 gennaio 2004; J. Renbothe, S. Von Lewiski, The WPO Treaties 1996: Ready to Come into Force, in EIPR, 2002, p.208.

52 Sul rapporto fra il monopolio dell’informazione derivante da un regime di riserva pubblicistico e quello attribuito da un’esclusiva industrialistica, vedi P. Frassi, Creazioni utili e diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 1997, passim.

53 In arg. vedi M.J. Davison, The Legal Protection of Databases, Cambridge University Press, 2003.

54 Sul punto, M. Fabiani, Banche dati e multimedialità, in Riv. dir. Aut., 1,1999, p. 3.

55 In arg. vedi P. Auteri, Artt. 1 e 2 d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, in Nuove leggi civ. comm., 2003, p. 1178 e ss.

56 Cfr. L.C. Ubertazzi, Raccolte elettroniche di dati e diritto d’autore: prime riflessioni, in G. Alpa (a cura di), La tutela giuridica del software, Milano, 1984, p. 59, che, ben prima dell’adozione della direttiva e della normativa di recepimento nazionale, osservava che «la protezione ei diritto d’autore può estendersi ala raccolta di dati nella misura in cui essa a) è il risultato di lui originale selezione di dati, oppure b) è ordinata secondo criteri originali, oppure ancora c) organizza dati pre­cedentemente non sistemati: ma non può estendersi invece indiscriminatamente ai dati memorizzati, considerati in sé ed a prescindere dalla loro forma di espressione».

57 Sotto il profilo sistematico, prima dell’adozione della direttiva, nei paesi di civil law, le banche dati venivano ricondotte alle opere collettive o compilative, che, come noto, si caratterizzano per il fatto di essere costituite dalla riunione di opere o parti di opere e di presentare al contempo un carattere di creazione autonoma. Ai fini della tutela, le singole parti non dovevano compenetrarsi reciprocamente, ma restare distinte e autonome pur se destinate ad una prestazione d’insieme di ordine estetico, eremitico o morale. Per una ricostruzione della disciplina nazionale, vedi, P. Greco, P. Vercellone, I diritti sulle opere, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, 11, Torino, 1976, p. 57. Cfr. Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in AIDA, 1994, 258 con nota di M. Ricolfi e in Riv. Di dir. Ind., 1994, II, p. 157, con nota di P. Frassi, La tu­tela delle compilazioni di informazioni attraverso il diritto d’autore. Per un’ampia ana­lisi, vedi anche P. Frassi, Creazioni utili e diritto d’autoreop. cit., p. 182.

58 Ricorda E. Giannantonio, Manuale di diritto dell’informatica, 1994, p. 143, che «vi sono peraltro alcuni casi in cui la raccolta dei dati, pur avendo richiesto un notevole sforzo e ingenti investimenti economici, non presenta alcun carattere di originalità e di creatività. È questo il caso, ad esempio, degli elenchi telefonici: è ben difficile, infatti, considerare originale una raccolta in ordine alfabetico degli abbonati al servizio telefonico di una determinata località. Ciò nonostante, è sembrato che, anche in questi casi, fosse necessaria una tutela giuridica dell’opera nei confronti di chi abusivamente sfruttasse il lavoro altrui. Difatti in alcuni Paesi, e precisamente in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia è prevista, indipendentemente dalla legge sul diritto d’autore, una protezione decennale contro la copia dei “cataloghi, le tabelle ele produzioni analoghe in cui è stato raccolto un gran numero di elementi di informazione”; in Olanda è prevista una tutela, sia pure limitata, dei “non original writings”, e nel Regno Unito una tutela contro l’appropriazione di parti sostanziali di raccolte di dati (“downloading of substancial parts: Copyright, Design and Patent Act, 1988, sec. 16-21)».

59 In tal senso si era già espressa la giurisprudenza americana nella deci­sione della Corte Suprema, 27 marzo 1991, Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc., in Foro it, 1992, IV. c. 37 e la nota di A. Zoppini, Diritto di autore sulle compilazioni nella recente giurisprudenza della Suprema Corte americana. In essa, infatti, la Corte ha affermato che la protezione del diritto d’autore compete alle opere dell’ingegno che presentino caratteristiche di originalità enon si estende alle semplici raccolte di dati, quali gli elenchi alfabetici del servizio telefonico.

60 Cfr. E. Giannantonio, Manuale di diritto dell’informatica, op. cit., p. 143 e ss., che sottolinea come in alcuni paesi «in mancanza di una norma espressa, si è tentato di assicurare una tutela mediante la formulazione di una nozione di originalità più ampia di quella tradizionale. Il grado di originalità richiesto nella scelta e nella disposi­zione dei dati non richiederebbe uno specifico valore espressivo e neppure uno sforzo od un’abilità superiore alla media, ma consisterebbe nell’attività stessa di ricerca del materiale e dei relativi costi, nell’iniziativa della raccolta senza che necessariamente questa debba dar luogo a un risultato originale».

61 Ossia singolarmente godibili e/o fruibili. La previsione si spiega con l’esigenza di escludere dalla protezione opere che possono essere materialmente scomposte, come quelle cinematografiche rispetto ai fotogrammi che le compongono, ma che solo unitariamente possono essere considerate frutto della creatività del loro autore. Per un approfondimento si rinvia aC.M. Mayr, Banche dati e musei, in AIDA, 1997, 117.

62 In arg., vedi Giov. Gugliemetti, La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella Direttiva 96/9 CE, in Contratto e Impresa/Europa, 1997, p. 44.

63 Cfr. Giov. Gugliemetti, La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella Direttiva 96/9 CE, op. cit., 1997, p. 44; P. Frassi,Creazioni utili e diritto d’autore, Milano. Giuffrè, 1997, p. 171; V. Di Cataldo, Banche-dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva, in AIDA, 1997, 21.

64 In proposito. v. L. Chimienti, La direttiva sulle banche dati, in Riv. di Dir. Ind., 1996, III, p. 124 e ss.; C. Galli, Banche dati e giornali, in AIDA, 1997, p. 29 e ss.

65 Il Considerando n. 29 della Direttiva ammette esplicitamente che gli Stati membri possano stabilire che «qualora una banca dati sia creata da un lavoratore dipendente, nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzione del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell’esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca dati così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali». In proposito, la dottrina ha rilevato che l’indicazione nei Consideranda di una soluzione che, in quanto rientra nella libertà o discrezionalità dei legislatori nazionali non aveva bisogno di essere consentita, può essere intesa come espressione del favore del legislatore comunitario per tale soluzione. In arg., vedi P. Autieri, Art. 3, d. lgs. 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, in Nuove Leggi civ. comm., 2003, p. 1201, nonché P. Autieri, Diritto d’autore, in AA.VV., Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, p. 530.

66 In proposito, vale la pena ricordare che già la disciplina sul software aveva introdotto il meccanismo dell’attribuzione ope legis al datore dei diritti economici sul programma. Peraltro, in dottrina, si era da tempo avvertita l’esigenza di de­roghe alla regola dell’attribuzione originaria all’autore dei diritti derivanti dalla crea­zione di un’opera nell’ipotesi in cui l’attività creativa poi sfociata nell’opera fosse pre­stazione dovuta in forza di un rapporto obbligatorio tra autore e altro soggetto ed in particolare allorché l’opera dell’ingegno fosse fatta nell’esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l’attività creativa fosse prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita. Cfr. P. Greco, P. Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno,1974, p. 254. Vedi anche O. Carosone, L’opera dell’ingegno creata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato, 1999.

67 Si tratta di attività che hanno ad oggetto il contenuto della raccolta non in quanto tale, ma nella misura in cui la sua diversa disposizione sia in grado di in­fluire sull’originalità della banca dati. In altri termini, «ci troviamo sul terreno della tutela della struttura originale della banca dati. Qualunque modificazione che non tocchi i criteri di scelta e di disposizione dei materiali, sotto il profilo della tutela d’autore, mentre li possono presentare quelle modificazioni che incidono sulla strut­tura oggetto di protezione», così V. Meli, Le utilizzazioni libere nella direttiva 96/9/CEE stalla protezione giuridica delle banche dati, in AIDA, 1997, p. 94.

68 A tutela della libertà creativa la dottrina più attenta propone una interpretazione restrittiva della norma, in forza della quale il diritto esclusivo di elabora­zione consiste non tanto nel diritto dell’autore di impedire la creazione dell’opera ela­borata, ma nel diritto esclusivo di utilizzazione economica di tale opera. Per un’am­pia ricostruzione si rinvia a R. Valenti, Art. 4, d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, in Nuove leggi civ. comm., 2003, p. 1216.

69 Ad avviso di V. Meli, op. cit., p. 94, tra le attività funzionali all’accesso e all’uso normale di una banca dati non vanno ricomprese la distribuzione, la comunica­zione, la presentazione, la dimostrazione in pubblico della traduzione, l’adattamento, la diversa disposizione ed ogni altra modifica della raccolta.

70 Per la migliore dottrina la creazione del diritto sui generis è fatta rientrare nell’ambito della c.d. espansione in senso orizzontale della proprietà intellet­tuale. Nel quadro della proliferazione delle creazioni intellettuali, infatti, la tutela delle banche dati «si configura come un vero e proprio “straripamento” dell’alveo delle protezioni accordate per favorire la moltiplicazione delle creazioni intellettuali ed il connesso beneficio sociale in termini di sviluppo tecnologico o culturale», così G. Floridia, Le creazioni protette, in AA.VV., Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 2005, p. 192. Per un’analisi dell’evoluzione del sistema statunitense si rinvia a J.H. Rechamn, P.F. Uhlir, Database Protection at the Crossroads: Recent Developements and their Impact on Science and Technology, in Berkley Tech. L.J., 1999, p. 793.

71 In arg., vedi V. Meli, op. cit., p. 108. Sulla natura del diritto sui generis si rinvia a P. Spada, «Creazione ed esclusiva» trent’anni dopo, in Riv. dir. civ., 1997, p. 215; P. Frassi, op. cit., p. 191; M.S. Spolidoro, op. cit., p. 47. Per un’analitica ricostruzione delle diverse posizioni, G. Guglielmetti, Art. 5, Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, in Nuove leggi civ. comm., 2003, p. 1234.

72 Vedi A. Zoppini, Nota alla direttiva 96/9/CE, cit., p. 491, ad avviso del quale «la tutela sui generis non assolve più una funzione ancillare rispetto alla privativa garantita dalla proprietà intellettuale, ma alle due fattispecie si riconosce un’eguale dignità e, soprattutto, esse sono ancora ancorate a profili di tutela diversi: il diritto d’autore guarda alla struttura della banca dati […]; il diritto sui generis si rivolge, invece, al contenuto e mira ad impedire l’estrazione o il reimpiego non autorizzato della totalità o di una parte sostanziale della banca dati […]».

73 Cfr. M.S. Spolidoro, Creazioni industriali, software e banche di dati, in dir. aut., I, 1999, p. 63.

74 Infatti, mentre la Corte Distrettuale dell’Aia ha ritenuto che il conseguimento e l’aggiornamento in tempo reale di una banca dati contenente informazioni relative alle proprietà immobiliari fosse il risultato di un investimento sostanziale e come tale soddisfacesse il requisito minimo indefettibile per accedere alla protezione sui generis (NVM v. De Telegraf, del 12 settembre 2000), il Presidente della Corte Distrettuale di Rotterdam ha concluso che la raccolta dei titoli delle testate dei quotidiani configurasse una mera forma di derivazione da una preesistente fonte di informazione, e che come tale non riflettesse alcun investimento sostanziale (Algemeen Dagblad a.o. v. Eureka, del 22 agosto 2000); mentre la Corte d’Appello di Düsseldorf ha dichiarato che non era stata dimostrata la destinazione di investimenti sostanziali alla realizzazione di un sito web contenente informazioni su costruzioni edili (baumarkt.de, del 29 giugno 1999), la Corte Suprema tedesca ha accertato la sussistenza dei presupposti della tutela sui generis in relazione alla raccolta dei titoli musicali della Top 10 e quindi gli estremi della estrazione sostanziale del contenuto della banca dati ai fini della pubblicazione di una diversa raccolta in CD (Hit Bilanz, del 21 luglio 2005).

75 Rischio, ampiamente condiviso dalla dottrina, che sin dall’adozione della Direttiva ha osservato che «quanto più la creazione tende ad identificarsi con un insieme di dati puri, ordinati secondo criteri comuni, tanto più l’oggetto della tutela, mancando una vera e propria forma espressiva ed autonoma, si avvicinerà a forme di protezione del contenuto della raccolta» [G. Fauceglia, Le banche dati relative a brevetti, in AIDA, 1997, p. 137.].

76 Cfr. A. Zoppini, Privativa sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati, in Dir. Inf. Inform., 1993, p.895, a giudizio del quale la tutela sui generis «non vuole importare pericolose forme di monopolio sull’informazione, in quanto ciò che si tutela non è il contenuto della banca dati come tale, ma il contenuto in quanto realizzazione di un investimento che chiede di essere remunerato».

77 Sulla verifica ex ante ed ex post dei benefici di una regolamentazione vedi la Comunicazione del 16 marzo 2005, Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione Europea, COM (2005) 97 definitivo, disponibile sul sito internet: www.europa.eu.

78 Alla base di siffatta linea argomentativa vi è il convincimento che l’atto comunitario ha l’esclusiva finalità di dotare il costitutore di uno strumento di tutela ad hoc.

79 In tal senso si era già espressa autorevole dottrina che, sin dall’adozione della direttiva, aveva messo in discussione la stessa struttura “proprietaria” del diritto sui generis. Al riguardo, cfr. J.H. Reichman, La guerra delle banche dati sulla situazione americana, in AIDA, 1997, p. 226; L. Mansani, La protezione dei database in internet, in AIDA, 1996, p. 149.

80 In arg. Vedi diffusamente V. Falce, La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a 10 anni dall’adozione, in Riv. Dir. Ind., 2006.

81 Si vedano in particolare J.H. Reichman e P. Samuelson nel famoso saggio Intellectual Property Rights in Data?, in Vanderbilt. L. Rev., 1997, p. 51 e ss.; e G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2001, p. 108 e ss., 226 e ss. In generale si può dire che la direttiva non ha avuto un’accoglienza favorevole nella nostra dottrina industrialistica. Si vedano ad es. le relazioni presentate al convegno di Pavia del 1996 pubblicate in AIDA, 1997, p. 5 e ss. e in particolare quelle di Di Cataldo, Spolidoro e Meli.

82 In particolare v. decisioni dell’Autorità Garante del 27 aprile 1995 nel caso Sign/Stet e Sip e del 6 novembre 1997 nel caso Infocamere/Cerved, in Giur. ann. dir. ind. (n. 3854), nonché alla decisione provvisoria della Commissione del 3 luglio 2001 nel caso NCD Health/IMS Health su cui si è pronunciata la Corte di Giustizia con l’ordinanza 11 aprile 2002, in Foro it., 2002, I, p. 338 con nota di B. Nascimbene, Diritto d’autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust. Sui rapporti fra tutela delle banche dati e normativa antitrust si vedano per tutti G. Giannelli, Banca dati e diritto antitrust, in AIDA, 2001, p. 161 e ss. e C. Osti, Banche dati e antitrust, ivi, 1997, p. 295 e ss., nonché M. Ricolfi, Diritto d’autore ed abuso di posizione dominate, in Riv. dir. ind., 2001, I, p. 149 e ss. (in particolare p. 163 nt. 31).

83 In arg. vedi P. Auteri, Artt. 1 e 2 d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, in Nuove leggi civ. comm., 2003, p. 1175 e ss.

84 Trib. Genova 19 giugno 1993, in AIDA, 1994, p. 407 e ss.

85 Cfr. P. Frassi, Creazioni utili e diritto d’autore, Giuffrè, Milano 1997, p. 276 e ss.; L. Mansani, La protezione dei database in Internet, in AIDA, 1996, p. 149; J.H. Reichman, La guerra delle banche dati – Riflessioni sulla situazione americana, in AIDA, 1997, p. 226.

86 Sul punto v. F. Giansante, La tutela giuridica delle banche dati: la protezione attraverso il diritto sui generis, in Jei-Jus e internet, 2003.

About Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.